加强“一带一路”沿线国家知识产权运用与法律保护

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(原文首次于'北京市竞天公诚律师事务所'帐号发布。孖士打律师事务所已获竞天公诚律师事务所授权转载此文章。)

由于“一带一路”沿线国家多达66个，涉及的区域非常大，包括中亚、中欧、俄罗斯、东南亚、海湾国家等，甚至在通过“一带一路”沿线既有的海路贸易网络线后，更延伸到欧洲、北非和拉美等地区，这也使得企业的知识产权运用和布局，会因不同国家知识产权保护制度在建设工程、投资和贸易等项目的不同而产生不同的保护方式。以中国企业为例，目前在“一带一路”沿线国家发展的企业以品牌企业、国际工程企业、运输企业和能源企业等为主。由于产业的不同，在知识产权的运用上也会有差异。因此，就目前中国企业在“一带一路”沿线国家的发展步调来看，从自有品牌的建立到相关合作项目中的技术成果保护等各个方面，也已经成为“中国企业”在“一带一路”沿线国家知识产权布局上，必须面对的课题之一。由于经济发展上的差异，难以避免会出现部分“一带一路”沿线国家在知识产权保护上仍有待加强的现象，但知识产权的取得，依旧是企业避免相关法律风险在选择上最好的方法。

虽然多数“一带一路”国家是有关知识产权国际公约的签署国，但是在国家立法的范围内仍有其固有的体制，或由于政治、宗教、文化等因素，部分“一带一路”沿线国家在专利政策上会存在些许差异。因此，企业在进行专利运用时，应该同时考虑到进口市场份额、投资环境评估等其他考虑因素来实施不同的知识产权布局策略，避免知识产权风险影响到主要投资利益。

1. 商标权的保护

国内企业在申请国际商标时，比较熟悉以马德里条约渠道进行申请，但由于部分“一带一路”沿线国家并非马德里的签署国（如马来西亚、印度尼西亚和部分中东国家），比如沙特就不是马德里的会员国，就只能通过当地的代理机构申请商标注册。有些国家虽然是马德里的成员国，但是在商标注册主体上也有所限制，比如俄罗斯商标申请注册就不能是简单的自然人，需是公司法人或是有商业经营资格的个人，如个体工商户。一般来说，“一带一路”沿线国家取得商标的时间约为8到24个月(需视不同国家而定)，通过马德里国际商标注册的渠道依然是最为简便的方式。另外，由于采取马德里商标注册渠道往往较直接申请需要更长的时间（有些国家的商标注册比如伊拉克，在实践上就必须通过约旦的商标代理渠道来送件）。 企业如果是在急需商标使用的情况下，直接申请注册便成为唯一的选择，但在部分国家直接申请的费用相当高，比如科威特等，因此，企业千万不要等到商标要用时才申请，在商标布局的进度上，应该及早申请，以有备无患。

在商标申请方面，由于“一带一路”沿线国家在商标注册制度间的差异，如申请文件是否需要公证或认证和异议程序等，有些国家如伊朗、印度、肯尼亚、马来西亚等规定商标申请文件申请时必须完成公证或认证手续，甚至有些国家如塔吉克斯坦、哈萨克斯坦在商标审查上都并没有商标异议程序。

在商标异议程序上部分“一带一路”沿线国家也有所不同，比如土耳其虽然也是欧洲专利公约的成员国，但在异议程序上确有著和欧盟国家不同的地方，比如商标使用上涉及母子公司共同使用同一商标时，在申请时必须提出说明，否则如果该商标被土耳其专利局（土耳其商标行政管理部门为土耳其专利局）驳回，申请人事后在提出该商标是在母子公司中一并使用的，也不构成商标异议的理由，这是和欧洲专利的异议程序有所不同的。

另外也有些国家，因为受到宗教或文化上的特殊影响，在商标的授予条件上也较为严格，如伊朗便对商标中涉及公共秩序和道德风尚上的字词、图形等相较其他部分中东国家来的严格，相关的说明材料就往往成为伊朗契约与知识产权署在是否同意授予商标时的关键。

有关商号的注册使用上，在部分“一带一路”沿线国家是将商号有别于商标法另外单独立法的，因此就算取得商标的注册，但是在商号的使用上也必须遵守特别法的规定，如《沙特阿拉伯商号法》第1条就规定在沙特境内的设立企业的经营者必须在商业登记簿上登记商号后，才可以使用该商号。另外在商标转让上，不少“一带一路”沿线 45 33618 45 15262 0 0 1127 0 0:00:29 0:00:13 0:00:16 3263 45 33618 45 15262 0 0 1049 0 0:00:32 0:00:14 0:00:18 3172 45 33618 45 15262 0 0 977 0 0:00:34 0:00:15 0:00:19 3126 45 33618 45 15262 0 0 917 0 0:00:36 0:00:16 0:00:20 3110家都规定，如果在商标转让、抵押或质押时，以商标作为投资和其他工商企业合作时，都必须向商标行政管理部门办理登记，不然商标的转让或质押不可以作为对他人担保的证明（如《科威特国贸易法》第82-84条、《埃及知识产权法典》第88-89条、《沙特商标保护法》第33-34条、《卡塔尔商标、商业标志、商业名称、地理标志和外观设计法》第21-22条等）。

另外在有关申请文件的准备上，有些国家是需要该国驻华使馆的认证（如伊朗、伊拉克、沙特、科威特等），有些仅需办理公证或当地律师认证（如哈萨克斯坦等）。因此，企业在前进“一带一路”沿线国家前，最好能先询问专门的商标申请代理公司或者专业就实际需要登记的国家进行了解，以避免事后申请发生不必要的困扰。

2. 专利权的保护

过去中国企业海外知识产权保护以欧、美、日等发达国家或地区为主，并不很重视在“一带一路”沿线国家的知识产权布局。但由于历史和政治等因素，欧美企业往往比中国企业在这些国家发展的时间更久，多数欧美企业(尤其是欧洲企业)其实都早已在相关国家进行知识产权布局，知识产权(尤其是专利)也成为欧美企业阻碍中国企业占有市场份额的武器之一(尤其在能源、运输和工程范围上，利用专利可能违法、使用跨国技术产生专利争议等手段，阻碍中国企业投标)。因此，中国企业现在知识产权布局上应该逐渐关注“一带一路”国家，因为相比中国，“一带一路”沿线国家在知识产权保护方面都还处于发展阶段，这对中国企业来说，在该地开启布局，相对会比在欧美日等已开发市场更具优势。

此外，部分企业虽然已经具有国际专利布局的概念，也正在积极通过《专利合作条约》(PCT)等渠道在“一带一路”沿线国家进行专利申请，但曾经发生因为节省PCT专利申请成本，忽略专利说明书撰写质量的情况，导致该企业虽然通过PCT取得专利，有关专利却难以成为与欧美企业在一带一路竞争时的核心武器。这样企业就算在国家政策支持下，取得《投标支持函》（《项目所在国经商机构意见》 ）等文件，顺利抢下一带一路相关项目的建设权，但是未来如果面临到知识产权纠纷诉讼，也可能会面临支付高额专利许可费的结果。一带一路沿线国家多达66个，虽然大部分“一带一路”沿线国家都包括在PCT范围内(除了缅甸、柬埔寨、孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦、阿富汗、也门、伊拉克、约旦、索马里和衣索比亚等)，但是部分“一带一路”沿线国家在专利注册制度上是和我国有关制度间存在一定的差异，比如部分中亚国家专利注册公告并不像我国由专利主管部门负责，而是由申请人自行在当地指定报刊刊登，如果申请人未在法定指定期间内刊登，很可能会造成专利申请无效的后果。需要特别说明的是，在海湾国家中也可以考虑通过海合会专利的申请和布局，一次取得海湾国家多数的专利注册（目前仅受理发明专利），避免未来在海湾国家与外资竞争对手间发生不必要的专利侵权纠纷。

3. 海外项目的知识产权保护与法律风险

“一带一路”战略推进中，中国企业走出去的“第一步”，就是亟须培养知识产权保护意识，尽早展开全球知识产权布局。对工程项目投资来说，由于多数项目协议的争端解决在法律适用上都是适用项目所在地法律，在进入市场前最好可以对投资目的国或工程所在地的法律制度有初步的了解，其中包括投资所在地或工程项目所在地有关投资、工程建设、税务、劳动、海关、知识产权和外汇等相关民事和行政法律制度，以及国际投资与承包国际工程项目有关国际条约等，都可以避免未来发生法律风险的可能。尤其是在公共工程、能源和交通运输等项目上，由于投资金额较为庞大，回收期与工期也相对较长，法律风险的控管也显得更为重要。因此利用律师资源提供相关专业的服务是绝对必要的。

单就知识产权风险控制来说，在海外项目中，尤其应该注重知识产权的授权和转让问题，慎重处理有关条款，在相关协议或备忘录中更应该明文约定知识产权归哪一方所有、日后是否可以继续授权或许可使用、授权或许可使用范围、授权或许可是以付费或免费方式实施等，都应该在合同中明确记载。如果因为项目的特殊性，比如采取与当地企业合资成立新公司形式参建等，必须约定其知识产权(尤其是专利)的所有权必须转让到所成立新公司或当地企业时，可以采取约定服务方同意有关知识产权在项目完成或相关费用到帐后才完成转让。另外，如果项目中有涉及项目分包等特殊规定时，也应该在分包协议中约定相关知识产权规定。

在知识产权侵权相关的行政和刑事处罚方面，值得中国企业注意的是，多数“一带一路”沿线国家对于知识产权侵权除了民事侵权赔偿外，通常还伴随着行政和刑事处罚，相比中国来讲，由于一般知识产权侵权案件在刑事定罪上较不容易成立，这也往往成为企业在“一带一路”沿线国家开发市场时忽略的一环，比如在阿联酋，专利申请人以虚假信息申请专利，依法可以处以3个月到2年的监禁或5000迪拉姆(约8600元人民币)的罚款。构成商标侵权的(如商标仿冒)，可以处以5000迪拉姆(约8600元人民币)的罚款和适当期间的监禁。不正当使用商标(如使他人误信其为商标合法使用人)，可以处以1万迪拉姆(约1.72万元人民币)的罚款和1年以下的监禁。在土耳其一般的专利侵权行为，则可以处以二年的监禁和300-600土耳其里拉的罚款（《1995年土耳其专利法》第60条）。在卡塔尔国则可以处以三个月到二年的监禁和2千到1万里雅尔的罚款。有些国家虽然没有明文规定刑事处罚，但是有关罚款在金额上却比中国高很多，比如在沙特构成一般专利侵权可以处以10万里雅尔（约18万人民币）的罚款。因此，有关刑事处罚的规定，也是企业在知识产权使用上应该注意的。一般来说，知识产权侵权在多数“一带一路”沿线国家中都构成刑事责任，因此，在走出去前最好可以委托专业的知识产权代理机构进行检索，确定有关项目中涉及的知识产权没有构成侵权的风险。

另外一个常见的问题在于语言的问题，由于“一带一路”沿线国家的数量相当多，在知识产权相关证明文件上都有其规定的官方接受语言，比如沙特和阿联酋可以接受英语和阿拉伯语，而部分的阿拉伯国家仅接受阿拉伯语作为申请语言。虽然在实践上，部分“一带一路”沿线国家是可以接受英语作为知识产权证明文件的，但是申请时都还是会要求另外提交该国官方语言的翻译文本(至少是简要说明)。因此，我们也建议企业在准备知识产权有关证明文件时，最好可以确认目地相关规定，提前准备相关文本的翻译、公证或认证，避免在知识产权申请注册或保护时不必要的风险和损失发生。

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 【  作 者 档 案   】

郎元鹏 

北京市竞天公诚律师事务所合伙人

电话：[phone] 

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邮箱：[e-mail] 

郎元鹏律师先后毕业于西南政法大学、外交学院，分别获得法学学士学位和国际法硕士学位，并曾担任美国华盛顿大学法学院访问学者。目前为本所合伙人、北京市律师协会公司企业法律委员会副主任、中国国际法学会会员、天津仲裁委员会仲裁员。

郎律师的主要业务领域是中国企业境内外上市、债券发行、私募股权/风险投资、海外投资、兼并与收购、公司合规和结构性融资等。

方立维 博士

中国政法大学民商法博士、中国社会科学院法学所博士后。目前担任山东大学法学院副教授、硕士生导师，阿尔及利亚阿尔及尔大学法学院特聘副研究员，阿尔及尔大学阿拉伯国家与中国、欧盟投资竞争法论坛讲座教授，山东省济南市法学会知识产权研究会副会长，台湾工业总会知识产权委员会咨询委员。

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